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聿眼观察丨专利实施许可与转让

来源:盛炯

获取专利的半导体企业可以直接将专利用于自己的生产经营,但也经常需要授权第三方实施相关专利、转让所获得的专利权或通过其他途径将专利变现。在很多情况下企业也需要向特定专利权人寻求专利的实施许可或购买特定专利。在此过程中也有一些法律问题需要企业注意。

 

首先,专利转让与专利实施许可的区别在于专利转让是将除署名权外专利的所有权利全部让与第三方,企业放弃作为知识产权所有人的相关权利,而专利实施许可则是授权被许可方在一定范围和条件下实施相关许可的权利,但是许可方仍然是专利的权利人,因此保留未被许可的所有权利。针对专利转让与许可的不同性质,企业获得专利费用的方式也是不同的:通过专利转让,转让的企业一般获得一笔一次性的专利转让费,而专利实施许可则可为企业带来许可期限内的长期收益,相关许可费可以是提成、固定年费等形式。

 

针对专利实施许可,企业需要注意它也有多种不同的形式。实施许可可以是独占许可、排他许可、普通许可、分许可或者交叉许可等,取决于许可方与相关被许可方所签订的许可协议所做的具体约定,专利许可协议在生效后,专利权人应该在3个月内向国家知识产权局进行备案(《中华人民共和国专利法实施细则》第14条第2款)。各种形式的专利实施许可中,独占许可是授予被许可人在约定时限和地域内独占实施相关专利的权利,包括专利权人在内的任何其他方都不能实施。排他许可是在约定时限和地域内仅向该被许可人授予许可,而不再向其他第三方授予许可,但是专利权人依然能够使用该专利。普通许可是在约定时限和地域内授予被许可方专利实施许可,但不限制专利人授予第三方相同的许可,也不限制专利人自身实施该专利。专利权人还可以允许被许可方在获得实施许可后,以自己的名义再许可第三方实施相关专利,即授予第三方分许可。此外,专利权人还可以与另一方协商有条件或无条件地互用对方的专利,即交叉许可,这在共同研发项目中往往非常有意义。总体而言,由于许可协议的合同自由性,专利许可可以是多种不同类型的,并附有各种不同的条件,应由专利人在授予相关许可前按需要做出仔细斟酌。

 

专利实施许可一般由专利权人和被许可方通过许可协议约定,但在特定情况下也有例外。一种是专利权人自愿向国家知识产权局声明愿意许可任何按其付费标准和要求支付许可使用费的单位或个人实施相关专利。国家知识产权局将此类开放许可予以公告,有意向实施该开放许可专利的第三方以书面形式通知专利权人并依照公告支付许可使用费后,即获得专利实施许可。这种公开要约的形式有利于降低交易成本,有助于专利的推广。但是在实行开放许可后,就不能再对专利授予独占或排他许可,而且由于实用新型和外观设计专利权申请时未经过实质审查,在对此两种专利提出开放许可声明时,专利权人还需要提交专利权评价报告,避免因专利权无效而带来的后续争议。

 

此外,根据《中华人民共和国专利法》第53条和第54条的规定,在特定情况下国家知识产权局还可以授予符合条件的第三方实施特定专利的强制许可,这包括:


1)专利权人自专利权被授予之日起满三年,且自提出专利申请之日起满四年,无正当理由未实施或者未充分实施其专利;

(2)专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为,为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的;

或(3)在国家出现紧急状态或者非常情况时,或者为了公共利益的目的。专利权人因此也要注意不能滥用自己的专利独占权,伤害国家和社会利益,以免最后给自己带来不利影响。

 

除了授予专利实施许可外,专利权人也可以考虑直接转让自己的专利权。专利权的转让需要当事方签署书面协议,并向国家知识产权局登记,由知识产权全局予以公告,但是相关转让在登记之日起就生效(《中华人民共和国专利法》第10条第3款)。对于已经提交但还未通过的专利申请,后续专利申请权同样可以转让,此处的专利申请权包括专利申请人及其之后可能作为专利权人所享有的权利。对于专利申请权的转让也需要通过书面协议并经国家知识产权局的登记和公告。企业可以通过专利权转让来对第三方出资,此时需要由专业评估机构对专利权进行估值并订立书面合同。

 

向外国法人或个人转让专利属于技术出口,需要按照《中华人民共和国对外贸易法》及《中华人民共和国技术进出口管理条例》执行,其中特定技术被禁止出口;特定技术被限制出口,须先向商务部申请获批准后,才能启动实质谈判,并在签署相关知识产权转让协议后再向商务部递交相关文件申请技术出口许可证(《中华人民共和国技术进出口管理条例》第31-35条);对于自由出口的技术,则需要向商务部办理登记(《中华人民共和国技术进出口管理条例》第36-38条)。对于被禁止和限制出口的技术目录,可在商务部网站上寻得

 

企业还可以考虑将专利权质押以获融资,相关质押需要先由专业评估机构对专利进行估值,再由企业与质权人签订书面质押合同,并交国家知识产权局登记,完成后质权设立,相关资金才能发放。

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