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El sistema de marcas de China se fundamenta en el principio de registro, mientras que el de los Estados Unidos se basa en el principio de uso. Existen numerosas diferencias entre los dos países no solo en los procedimientos de examen y el régimen de marcas, sino también en varias normas de examen específicas. El presente artículo, centrado en las similitudes y diferencias entre China y los Estados Unidos en materia de determinación de la similitud de marcas, presenta las divergencias y los puntos comunes de ambos países en el examen de la similitud de marcas.

Como es de conocimiento general, la determinación de la similitud de marcas se divide en dos partes: la similitud de las marcas y la similitud de los productos. El presente artículo también realiza el análisis desde estos dos aspectos.

I. Similitud de marcas

Desde la perspectiva de la similitud de marcas, los criterios de examen aplicados en China y los Estados Unidos son en realidad relativamente similares, ya que ambos realizan la determinación correspondiente basándose en el sonido, la forma y el significado de las marcas.

Guía de Examen de Marcas Comerciales de los Estados Unidos 1207.01(b)(i): Los puntos clave para la comparación de marcas denominativas residen en su apariencia, pronunciación, significado e impresión comercial.

El concepto de impresión comercial parece ser raramente utilizado en el examen de similitud de marcas comerciales de China, presentando ciertas diferencias con el «significado» de las marcas de palabra. Se refiere principalmente a la asociación y la impresión que generan en los consumidores cuando los textos pertinentes se aplican a los productos correspondientes, por ejemplo:

En el caso In re Sears, Roebuck & Co., 2 USPQ2d 1312, 1314, el tribunal sostuvo que la marca CROSSOVER destinada a ropa interior femenina no constituye similitud con la marca CROSS-OVER destinada a ropa deportiva femenina. La razón radica en que, cuando CROSSOVER se utiliza como marca de ropa interior femenina, dicho vocablo insinúa la estructura de esta clase de prendas; en cambio, cuando CROSS-OVER se emplea como marca de ropa deportiva femenina, insinúa y evoca el entrecruzamiento de estaciones y la desdifuminación del límite entre la indumentaria formal y la informal. Por consiguiente, las dos marcas no constituyen similitud.

En el caso In re British Bulldog, Ltd., 224 USPQ 854, 856, «PLAYERS» se utilizaba simultáneamente como marca comercial tanto para ropa interior masculina como para calzado. El tribunal estimó que la coexistencia de ambas marcas no daría lugar a confusión. La razón radica en que, cuando el vocablo «PLAYERS» se aplica al calzado, implica características adaptadas a las actividades al aire libre, como el estilo, el color, la resistencia al desgaste, entre otras; mientras que cuando «PLAYERS» se aplica a la ropa interior masculina, implica evidentemente otros significados.

En los dos casos mencionados anteriormente, bajo la premisa de que los productos constituyen similares y la parte denominativa de las marcas es casi completamente idéntica, el tribunal sentenció que las marcas no constituyen marcas similares por la diferencia de la «impresión comercial» de las marcas denominativas. Esto parece bastante inimaginable en el examen de marcas de China.

Al mismo tiempo, como país de inmigración con una gran cantidad de población inmigrante, los Estados Unidos llevan a cabo una revisión muy estricta de las marcas en idiomas extranjeros (Doctrina del Equivalente Extranjero, Doctrine of Foreign Equivalent). Todas las marcas en idiomas extranjeros se traducirán mediante software de traducción y se someterán a una comparación de similitud. Lo anterior incluye también la revisión del pinyin de caracteres chinos. El autor se ha encontrado con un caso en que un examinador de marcas de los Estados Unidos denegó la solicitud de registro de la marca «NIHAO» presentada por un solicitante de China, citando como precedente la marca «HELLO». Debido a las condiciones nacionales de los Estados Unidos, a menos que se trate de una lengua «muerta», es muy difícil presentar la defensa basada en que los consumidores ordinarios de los Estados Unidos no están familiarizados con la lengua en cuestión o que el término correspondiente es relativamente complejo y difícil de entender.

En cuanto al resto de aspectos, como la comparación global de las marcas, el significado de las marcas denominativas, la posibilidad de compra impulsiva por parte de los consumidores (tanto si el precio de los productos es elevado como si no), y la existencia de similitud en la pronunciación de las marcas, no existen diferencias significativas entre los criterios de examen de los dos países.

II. Semejanza de productos/servicios

En lo que se refiere únicamente a la fase de examen de la Oficina de Marcas, las diferencias entre China y los Estados Unidos en este tipo de examen son bastante significativas. En China, los examinadores de la Oficina de Marcas suelen basarse en la *Tabla de Clasificación de Productos y Servicios Similares* para examinar si se produce similitud entre los productos o servicios. Por consiguiente, las alegaciones de los solicitantes de registro de marcas sobre si existe similitud marcaria se centran principalmente en la parte propia de las marcas, mientras que disponen de un margen de alegación mucho más reducido en lo relativo a la posible similitud entre productos o servicios.

En los Estados Unidos, no existe la «Tabla de Distinción de Productos y Servicios Similares» ni norma de naturaleza similar.

Durante el proceso de examen de solicitudes de registro de marcas, si el examinador considera que los productos o servicios correspondientes a dos marcas constituyen similares, asumirá la obligación de acreditar tal circunstancia.

Por consiguiente, son frecuentes las resoluciones de denegación de marcas estadounidenses con una extensión de hasta cien o doscientas páginas.

Con posterioridad al documento oficial de denegación, se adjuntan un gran volumen de pruebas recabadas por el examinador que acreditan que los productos o servicios correspondientes a las dos marcas en cuestión constituyen similares.

En la práctica, los examinadores estadounidenses disponen generalmente de tres vías para determinar si los productos/servicios constituyen similitud:

1) Sentencias anteriores. Por ejemplo, la venta de mercancías generales incluida en la Clase 35 podrá considerarse similar a los artículos de uso diario general comprendidos en la Clase 09 y la Clase 28. Esta circunstancia se deriva de la existencia de sentencias anteriores.

2) Se realizará una búsqueda en la base de datos de marcas para verificar si un mismo sujeto ha presentado solicitudes de registro para dos productos simultáneamente. En caso afirmativo, se demostrará que en la práctica los dos productos pueden ser producidos y comercializados por el mismo sujeto, por lo que ambos constituirán productos similares.

3) Realizar búsquedas en internet para verificar si un mismo producto puede ser producido y comercializado por un mismo sujeto en la práctica. Por ejemplo, si el examinador constata mediante búsquedas en internet que los sujetos que comercializan auriculares generalmente también comercializan fundas para teléfonos móviles, los auriculares y las fundas para teléfonos móviles se considerarán productos similares.

Sobre esta base, y además debido a que los Estados Unidos no establecen requisitos fijos para los nombres de los bienes/servicios solicitados, bastando con que los mismos se definan claramente de conformidad con la situación real de los bienes/servicios de que se trate, en el proceso de examen en los Estados Unidos, existe un mayor margen de maniobra para argumentar contra las notificaciones de rechazo por similitud de bienes/servicios, en comparación con el examen realizado por la Oficina de Marcas de China.

Por ejemplo, si los productos preexistentes invocados como referencia son «programas informáticos para videojuegos», mientras que la categoría de productos consignada originalmente en la solicitud es «programas informáticos», en tal caso, si la empresa del cliente se dedica principalmente a programas informáticos financieros, la limitación de la categoría de productos a «programas informáticos para el mercado financiero» será suficiente para superar el rechazo de la solicitud.

En la práctica, aunque ambos se encuadran en la categoría de programas informáticos, los destinados a videojuegos y los dirigidos al mercado financiero son completamente diferentes en cuanto a su uso, función y público consumidor objetivo, sin ninguna correlación entre sí.

Al mismo tiempo, también se puede realizar un análisis desde la clasificación industrial real, el grado de correlación y los consumidores objetivo, para demostrar que los dos productos o servicios no constituyen productos o servicios similares.

Por ejemplo, en lo que respecta al Baijiu de China y los licores destilados comunes occidentales, el autor ha partido de las tecnologías de producción de ambos para argumentar que el Baijiu es un licor destilado tradicional de China, cuya tecnología de producción es muy especial y diferente de la de los licores occidentales, por lo que los sujetos dedicados a la producción de Baijiu generalmente no participan en la producción y comercialización de licores occidentales importados.

Al mismo tiempo, el Baijiu suele contar con un fuerte trasfondo y características chinas. Los consumidores de licores destilados suelen tener un cierto conocimiento del sabor, el tipo y el grado alcohólico de las bebidas alcohólicas. Por consiguiente, aunque el Baijiu, la cerveza, el whisky y otros productos pertenecen a la categoría de bebidas alcohólicas, no constituyen productos similares.

En este caso, combinando las alegaciones sobre la no similitud entre marcas, se logró finalmente superar la desestimación.

En resumen, dado que el examen de solicitudes de registro de marcas de los Estados Unidos difiere del de China en el ámbito de productos y servicios, mientras que la similitud entre productos o servicios es indiscutible en China, la argumentación sobre la no similitud de productos o servicios constituye la máxima prioridad frente a las resoluciones de desestimación estadounidenses, así como una importante demostración del nivel profesional de los agentes y abogados pertinentes.