TYGlobe

Aunque disponía de la licencia de uso de la marca «XX Ling», el demandado fue igualmente condenado a perder la causa y asumir la responsabilidad indemnizatoria por sentencia judicial. Recientemente, en un caso de reivindicación de derechos de propiedad intelectual representado por abogados del Bufete de Abogados TYGlobe de Shanghái, los abogados actuaron en nombre del productor de la serie de televisión «XX Ling» para interponer demanda y defender sus derechos frente al demandado que poseía la licencia de uso de la marca «XX Ling», logrando exigir con éxito la responsabilidad del demandado al final del procedimiento.

Resumen del Caso

Tribunal Adjudicador

Tribunal Popular del Distrito Yuehu de la Ciudad de Yingtan

Número de Caso

(2024) Gan 0602 Zhi Min Chu N.º 324

Demandante

Empresa A

demandado

Sujeto B

Fecha de sentencia

17 de octubre de 2024

La Empresa A es la productora de la exitosa serie de televisión «Orden XX», y ostenta de forma exclusiva los derechos de desarrollo y explotación comercial de los productos derivados de la mencionada serie.

Gracias a la gran popularidad y buena reputación de la serie, la Empresa A ha diseñado y desarrollado toda una serie de productos derivados de «Orden XX» basados en el contenido de la serie, que se comercializan en las principales plataformas de comercio electrónico y gozan de gran acogida entre los consumidores.

Con el fin de proteger los logros relevantes vinculados a la serie, la Empresa A ha solicitado derechos de propiedad intelectual, entre los que se incluyen los correspondientes a obras artísticas y derechos de uso de marca, sobre el logotipo, las imágenes de los personajes, las escenas y demás elementos contenidos en la serie.

Sin embargo, el derecho de uso de la marca «Orden XX» para productos tales como flautas de bambú ha sido registrado de forma anticipada por terceros.

La Parte B es un comerciante registrado en plataformas de comercio electrónico, dedicado a la venta de flautas de bambú y demás productos de instrumentos musicales. En marzo de 2023, obtuvo de terceros el derecho de marca «XX Ling» aplicable a las flautas de bambú, y lo utilizó en los productos de flautas de bambú que comercializaba. En noviembre del mismo año, la Compañía A, al detectar la mencionada conducta de venta de la Parte B, interpuso una demanda ante el juzgado, alegando que dicha conducta infringía los derechos e intereses específicos de competencia en el mercado de la Compañía A y constituía competencia desleal.

Punto controvertido: Derecho de uso de marca vs Derechos e intereses de competencia en el mercado

El demandado Yi alegó en su defensa que cuenta con el derecho de uso de la marca registrada «XX Ling» para los productos de flauta de bambú, por lo que la indicación de dicha marca en los productos comercializados por él constituye un acto lícito. El demandado Yi ha presentado ante el tribunal los documentos de autorización correspondientes y el certificado acreditativo del derecho de uso de la marca registrada.

La Compañía A alega que goza en exclusividad de la ventaja competitiva en el mercado relativo al desarrollo y la explotación comercial de los productos derivados de la serie de televisión «XX Ling». Tal derecho e interés ha sido adquirido por los productores de la citada serie de televisión, entre los que se encuentra la Compañía A, a través de la inversión y la producción de la serie «XX Ling», así como de la buena reputación alcanzada por la obra.

En cuanto a los puntos controvertidos del presente caso, la empresa A sostiene que el objetivo del uso de marcas comerciales es permitir a los consumidores distinguir el origen de los productos y servicios de la parte B de los de la propia empresa A. Sin embargo, en el presente caso, la parte B ha marcado en sus productos expresiones como «modelo idéntico al de *XX Ling*» y «modelo idéntico al de la serie de televisión y la animación», cuyo objetivo es, por el contrario, confundir el origen de los productos y servicios de la parte B, asociar los productos que comercializa con la serie de televisión de la empresa A y generar equívocos en los consumidores, lo que constituye el «comportamiento de confusión» estipulado en la Ley de la República Popular China contra la Competencia Desleal. Para ello, la empresa A presenta como prueba los contenidos de promoción de productos de la tienda de la parte B.

El tribunal considera, después de la tramitación y deliberación del caso, que:

Las pruebas presentadas por la Compañía Jia demuestran que la serie de televisión *XX Ling*, emitida a través de plataformas de internet, ha obtenido un elevado volumen de reproducciones bajo demanda y goza de alta notoriedad. Por consiguiente, el título de la serie, sus personajes, utilerías, escenas y el título de la canción temática, entre otros elementos, han atraído gran atención y son conocidos por el público relevante. Por lo tanto, elementos como el título de la serie *XX Ling*, los nombres de los protagonistas y el título de la canción temática han establecido una correspondencia estable con la serie, cuentan con la distintividad necesaria para diferenciar el origen de obras y productos, por lo que pueden ser calificados como nombres de productos y signos distintivos de cierta influencia protegidos por la Ley de Lucha contra la Competencia Desleal.

Aunque Yi está autorizado a utilizar la marca *XX Ling*, además de incluir la mención de *XX Ling* en el nombre del enlace del producto, también utiliza expresiones como «modelo idéntico al de la serie de televisión y la animación», «modelo idéntico al de la serie de televisión», «canción temática *XX* de *XX Ling*» y otras. Lo anterior es susceptible de inducir a error al público relevante para que crea que los productos exhibidos y vendidos por él proceden de la Compañía Jia o mantienen una relación específica con esta, obteniendo así ventajas competitivas y vulnerando el derecho exclusivo de la Compañía Jia al desarrollo, diseño, producción y venta de productos derivados basados en la referida serie, lo que constituye un acto de competencia desleal. Por consiguiente, Yi debe cesar el acto infractor e indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.

Las Notas de Abogado se centran estrictamente en la base de los derechos en la que se apoya la defensa de los derechos legítimos de la Compañía A.

La base de derechos para que la Empresa A haga valer sus derechos legales en el presente caso es el derecho exclusivo de desarrollo y explotación comercial de los productos derivados de la serie de televisión, no los derechos de autor de la propia obra de la serie.

De conformidad con las leyes de China, cuando una obra goza de una alta atención y buena reputación, es ampliamente conocida por el público y presenta la característica de distinguir su propio origen de otras obras o productos, por lo que además de contar con valor de apreciación estética, también posee valor comercial, el cual no puede ser utilizado por terceros sin autorización previa.

Sobre esta base, el abogado representante en el presente caso elige aplicar las disposiciones pertinentes de la Ley de Represión de la Competencia Desleal para defender los derechos de la Empresa A, alegando que la conducta de la Persona B constituye una infracción por competencia desleal.

Conocer cabalmente los actos de infracción de derechos cometidos por el demandado en el presente caso y adoptar medidas precisas y pertinentes.

La característica más notable del presente caso es que el demandado Yi contaba con el derecho de uso de la marca comercial «XX Ling». Antes de la vista, Yi se mostró muy seguro de sí mismo y consideraba que no sería condenado a perder el caso. No obstante, los detalles son factores determinantes en los asuntos judiciales: el abogado representante, al analizar los detalles específicos de los actos de infracción de Yi, descubrió que este utilizaba la expresión «modelo idéntico al de XX Ling» en la denominación de sus productos, empleaba la frase «modelo idéntico al de la serie de televisión y la animación» en sus contenidos publicitarios, y destacaba que la flauta de bambú que vendía podía interpretar la canción temática de la serie de televisión «XX Ling».

Es evidente que Yi no estaba haciendo uso legítimo de la marca comercial, sino que vinculaba sus productos a la serie de televisión «XX Ling», lo que constituye un «acto de confusión» reconocido por la *Ley de Lucha contra la Competencia Desleal de China*. Durante la vista, el abogado representante explicó con énfasis los contenidos antes mencionados al juez sustanciador, y obtuvo el apoyo de la sentencia.

El trabajo fuera de la audiencia judicial no debe ser ignorado.

Además de la disputa ante el tribunal, existen numerosas tareas extrajudiciales que determinan la evolución del caso.

En el presente caso, cuando el abogado representante descubrió el acto de infracción de Yi, presentó una denuncia a través de las vías oficiales de la plataforma de comercio electrónico, por lo que los productos de Yi ya habían sido retirados obligatoriamente de la plataforma para su rectificación por presunta infracción antes de la celebración de la vista del presente caso. Esto, por un lado, corrobora el hecho de la infracción cometida por Yi.

En cuanto al problema del uso no autorizado de la marca por terceros, el bufete de abogados cooperó activamente con la empresa Jia para presentar ante el departamento competente en materia de marcas la solicitud de revocación de la correspondiente licencia de registro de marca, y los hechos relacionados también refutan indirectamente la legitimidad del demandado del presente caso para usar dicha marca.

Derecho aplicable

Artículo 6 de la Ley contra la Competencia Desleal

Los operadores económicos quedan prohibidos de llevar a cabo los siguientes actos de confusión que induzcan a error al público a creer que se trata de mercancías de terceros o que existe una vinculación específica con terceros:

(1) Utilizar sin autorización signos idénticos o similares a los nombres de mercancías, envases, decoraciones de mercancías, etc. de terceros que gozan de cierta influencia;

(2) Utilizar sin autorización los nombres de empresas (incluidas las denominaciones abreviadas, nombres comerciales, etc.), nombres de organizaciones sociales (incluidas las denominaciones abreviadas, etc.) y nombres de personas naturales (incluidos seudónimos, nombres artísticos, nombres traducidos, etc.) de terceros que gozan de cierta influencia;

(3) Utilizar sin autorización la parte principal del nombre de dominio, el nombre de sitio web, las páginas web, etc. de terceros que gozan de cierta influencia;

(4) Otros actos de confusión suficientes para inducir a error al público a creer que se trata de mercancías de terceros o que existe una vinculación específica con terceros.

Artículo 48 de la Ley de Marcas

A los efectos de la presente Ley, se entiende por uso de la marca el acto consistente en aplicar la marca en los productos, sus envases o recipientes, así como en los documentos de transacción comercial de productos, o en utilizar la marca en actividades de propaganda publicitaria, exposiciones y otras actividades comerciales, para identificar el origen de los productos.